特許出願について審査請求をして、最初の拒絶理由通知が来た場合、請求項の補正をせずに意見書のみで対応することはよくある。

しかし、特許事務所が作成した意見書の内容が間違っていたりすると、一発で拒絶査定になることがある。

特に特許庁審査官の発明の認定が間違っている、と意見書で書いたときに、こちらの発明の認定が間違っていると救いようがない。

こうしたことを避けるにはやはり補正をしておいた方が無難ではないかと思われる。

補正にも実質的には権利範囲を狭めない減縮補正もある。そうした補正をして提出すれば最後の拒絶理由通知が来るケースもある。

ともあれ、拒絶査定が来た場合、基本的には審判請求には慎重になるのが通常の実務だろう。費用もかかるからだ。

事業に使うなど重要な特許であれば迷わずに拒絶査定不服審判を請求することもあるが、通常の場合はそこまで権利化にこだわらず、そのまま放置することが多い。

そういう意味では拒絶理由対応の際に何とか権利化できるよう減縮補正して特許査定を得るようにするのがよい。そのためには面接審査を有効活用して特許取得できるようにすべきだ。

最近では進歩性の判断が非常に厳しくなってきている。これは侵害訴訟で無効になる特許が多いためとも言われている。

なので、しっかり特許調査をしてできる限り有効な権利取得に努める必要がある。日本の公報だけでなく、今後は米国の特許も調査するくらいやることが必要かも知れない。

費用対効果も考えてやる必要はあるが、研究者は自分の分野だけなので、そこまでやるのがよいだろう。